品牌遭遇“山寨”如何进行商标维权

近日“鲍师傅”品牌维权案件引起了社会广泛关注，突然爆红的“鲍师傅”在遭遇“山寨”店铺遍地开花的困境后，最终走上了艰难的维权之路。事实上类似“鲍师傅”的案件在食品饮料行业比比皆是，如南北“稻香村”案、粤港“荣华”月饼案、“王老吉”商标及特有包装装潢案等。虽然有的品牌后来以坚持维权和保证高品质再次赢得了市场，但毕竟也付出了沉重代价。笔者认为，对于品牌遭遇山寨如何维权的问题，一是要注重事前防范，二是在被侵权后要积极维权，具体而言：
一、注重事前防范
1. 及时申请注册显著性较强的商标。以“鲍师傅”维权案为例，鲍师傅品牌店于2004开店营业，但直至2013年才申请注册商标，2016年才开始拿起法律武器维权。该企业未能及时注册商标和维权的行为显然与此后山寨现象频发存在一定联系，这同时揭示了企业发展前期疏于商标和品牌管理的重大弊端。为避免鲍师傅的前车之鉴，企业要及时为新推出的商品申请注册商标。虽然商标权作为一种财产权，来自于商标的实际使用，但商标一旦获准注册，尤其是对于已经在市场上使用的商标来说，又会使得商标所有人获得一系列权利保障，包括推定获得全国范围内有效的权利，提供尚未使用的商标的注册，有可能获得反淡化的保护，注册五年后成为不可撤销注册的商标，方便商标的转让和许可，在侵权诉讼中获得更多的救济措施，以及可以获得海关保护等。[ ]：另外，在设计商标时尽可能选用显著性较强的暗示商标、臆造商标或任意商标，而避免选择识别度不高的描述性词汇作为商标，这是因为此类商标易与具体商品发生关联而演变为商品通用名称，这种情形下即使商标获得注册，也很可能因商标缺乏显著性而难以阻止山寨者的搭便车行为。
2. 必要时申请注册防御商标。所谓防御商标，是指商标专用权人将其商标在各种不同类别的商品上分别予以注册，以防止他人在这些商品上注册该商标。如韩国三星公司就在其手机、电视、计算机等多种电子产品上均使用“Samsung”商标。[ ]防御商标一旦获得注册，既不会因其闲置而被商标注册机关撤销，同时还可切断其与某种产品的单一联系，从而不仅可以降低商标演变成为商品通用名称的可能性，还能有力阻却“山寨者”的侵权行为。因此，在企业初创阶段，如果时间和资金允许,可委托知识产权专业代理机构在与其主营业务相似、相近的类别上亦申请注册商标。
3. 与知识产权专业代理机构合作，建立商标侵权防范机制。如前所述，由于一些企业管理者不具备较强的品牌意识与商标管理能力，而互联网时代一旦遭遇“山寨”则很可能将企业置于“维权成本高风险大”的困境，因此，对于品牌遭遇山寨的问题要树立事前防范重于事后补救的理念。同时，从商标注册、品牌维护的专业技术性出发，有条件的企业可选择与知识产权专业代理机构建立合作关系，委托代理机构在商标检测、评估的基础上申请商标注册、定期检测类似商标申请、发现品牌有被山寨的可能时及时预警并开展维权等工作，进而建立起长效的企业商标侵权防范机制，从而有力将“山寨”现象及时制止在初始阶段。
二、被侵权后积极维权
1. 全方位收集证据。收集证据对于商标权人遏制“山寨”至关重要。具体来说，权利人可依据《商标法》所规定的侵犯商标专用权的不同行为去收集相应证据，证据的种类主要包括三类：
（1）证明权利人享有权利及使用商标的证据，主要包括商标注册证书、商标授权书、商品、商品外包装、商品交易文书、产品说明书、宣传资料等。值得注意的是权利人需要提供使用商标的证据，这是由于《商标法》第六十四条规定了“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权方以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权方不承担赔偿责任。”
（2）侵权方实施侵权行为并获利的证据，例如对于未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的侵权行为，权利人需要收集侵权方的身份资料，侵权方在店铺显著位置和所售产品的外包装、宣传资料上使用权利人商标的证据，侵权方在网络平台销售侵权商品的经过公证的网站截屏，以及侵权方在网络平台销售商品的价格与数量、侵权产品的库存数量、工商部门的查处报告、与侵权行为相关的其他资料等证据，以证明是何人、于何地实施了何种情节的侵犯权利人商标专用权的行为。
（3）权利人因被侵权所受到的实际损失的证据，及权利人为制止侵权行为所支付的合理开支的证据。根据《商标法》第六十三条的规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权方因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权方获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”权利人需要收集在特定市场上因遭遇侵权行为而导致其产品销售额下降的审计报告等相关证据，以及为制止侵权行为而采取的收集证据、申请财产保全等支付的合理开支证据。此外，在权利人的损失或者侵权方获得的利益难以确定时，权利人如有许可他人使用其商标的，还应提供相应的商标许可合同。
2. 多途径开展维权
《商标法》第六十条规定：对于《商标法》第五十七条所列的侵犯注册商标专用权的行为，可由当事人协商解决；当事人不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。”此外《知识产权海关保护条例》还规定了知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口的，可以向货物进出境地海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请。据此，就维权途径而言，权利人可以采取以下三种途径切实维护其合法权利：
（1）权利人与侵权方协商解决。权利人采取此途径一般应建立在已收集充分证据的前提下，通过与对方谈判达成和解协议的方式使其承担侵权责任。值得一提的是，权利人可要求侵权方在和解协议中作出今后不再侵权的承诺，以及约定继续实施侵权行为的赔偿数额，这样即使侵权方不守承诺，那么该和解协议不仅可以作为侵权方重复侵权的证据，而且对权利人今后的索赔也是很有益处的。如德国高仪公司诉吉泰公司一案，由于被告之前曾向原告作出承诺，今后若再次发生侵权行为，被告将以原告公司真品的市场价格，乘以侵权产品的数量来计算赔偿数额。最终法院就是按照了被告再次侵权时原告的相同或近似产品的真品市场价格来计算赔偿数额，判决被告赔偿原告352万余元。[ ]
（2）寻求商标行政保护，具体又包括申请工商查处与海关查处。根据《商标法》第六十条、第六十一条规定：对侵犯注册商标专用权的行为，工商行政管理部门有权依法查处；工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，可以并处罚款。同时，根据《知识产权海关保护条例》第十三条规定，知识产权权利人还可以请求海关扣留侵权嫌疑货物，不过权利人应当提交申请书及相关证明文件，以及提供足以证明侵权事实明显存在的证据，同时还要向海关提供不超过货物等值的担保。
（3）通过司法途径维权。对于《商标法》第五十七条所列的侵犯注册商标专用权的行为，商标注册人或 者利害关系人除了可以向人民法院起诉外，还可依据《商标法》第六十五条、第六十六条规定，在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施，以及在起诉前向人民法院申请保全证据。当然，对于涉嫌犯罪的，还可以向公安机关报案，我国刑法专门规定了假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪，以及非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪，权利人可以选择这一途径有力维护自己的合法权益。

参考文献：
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[1 ]李明德. 商标注册在商标保护中的地位与作用[J].知识产权,2014(5)．
[2 ]尹红强. 商品通用名称与商标权辨析[J].河北学刊,2014(3)．
[3 ]赵爱玲. 商标维权如何寻求司法与行政保护[J].中国对外贸易,2008(9)