从四川“灯影牛肉”案看商标正当使用的司法判定
一、基本案情
原达县灯影牛肉厂于1960年向当时负责商标事务的中央工商行政管理局申请注册了“灯影”文字商标。1980年11月，“灯影”文字经国家商标局续展核定使用商品为第29类，即牛肉罐头、水果罐头、蔬菜罐头。“灯影”文字商标自注册以来，一直被续展并持续有效使用。
一审原告百年灯影牛肉食品有限责任公司（以下简称原告）于2005年9月注册成立。2007年8月至2010年11月，原告与达州市通川区国有资产监督管理办公室签订了《商标使用许可合同》，约定将“灯影”文字商标许可给百年灯影公司使用。2012年3月，原告参与拍卖并以130万元价格依法受让取得“灯影”文字商标专用权，并经国家商标局核准转让。原告持续在牛肉食品上使用了“灯影”文字商标。
一审被告达州市某肉类制品公司（以下简称被告）于1999年7月注册取得了“川汉子”图文商标，核定使用范围也是第29类。在经营期间被告公司取得了一系列商誉，并在四川、重庆以及相关的电商平台和生产、销售商品的包装上标注“灯影牛肉”、“灯影牛肉丝”字样的牛肉片和牛肉丝。[1 ]
原告提出，“灯影”文字是其享有专用权的合法有效的注册商标，而被告在未经其许可的情况下，擅自在其生产、销售的牛肉食品包装的显著位置标注有“灯影牛肉”字样，并在重庆、成都等地及网上销售。原告称其在2013年到2015年累计亏损超过500万元，主要原因就是被告大量地在同类产品上突出使用其“灯影”商标所致。被告在与其生产销售的相同商品包装上突出使用“灯影”文字，属商标侵权行为，因此要求被告立即停止侵权行为，并赔偿经济损失500万元。[ 2]
被告则辩称，其从未将“灯影”作为自己的商标使用，“灯影牛肉”“灯影牛肉丝”均是指用特殊工艺加工出来的牛肉和牛肉丝，属于商品通用名称。被告在袋装牛肉食品上突出使用“灯影”文字，除构成对商品特点的直接描述外，也构成对“灯影牛肉”、“灯影牛肉丝”商品通用名称的使用，并且附加了显著的“川汉子”商标区别标识，没有误导公众，更不会引起消费者混淆，是正当使用行为，原告无权禁止。
二、本案中商标正当使用（fair use）的判定分析
本案的特殊之处在于，“灯影牛肉”、“灯影牛肉丝”均被一审及二审法院认定为商品通用名称，本文对此不作赘述。于是，在原告取得的“灯影”商标专用权受法律保护、被告将“灯影牛肉”、“灯影牛肉丝”作为商品通用名称使用的权利也应得到尊重的前提下，本案的争议焦点就在于：被告在自己的商品包装上使用“灯影”文字的行为是否属于商标的正当使用？
（一）《商标法》对于注册商标正当使用的规定
《商标法》第五十九条规定了三种属于商标正当使用的情形：（1）商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。（2）三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。（3）商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
显然，《商标法》第五十九条第一款的规定是判断本案被告的行为是否属于商标正当使用的法律依据。这种对商标的正当使用在美国被称为经典正当使用（classical fair use），是指在非商标意义上善意使用他人的具有描述性的商标标志，用以描述自己的商品或服务的商标使用。[ ]其立法目的在于平衡商标权人与市场竞争主体之间的利益、维护市场的自由竞争和言论的自由表达。
（二）商标正当使用的法律构成要件
根据《商标法》第五十九条第一款的规定，同时参考《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发[2006]68号）第26条规定，本案中被告在自己的商品包装上使用“灯影”二字是否属于商标的经典正当使用，需要判断被告的行为是否具备以下要件：
1. 行为人所使用的涉案商标具有描述性
商标保护的灵魂就在于显著性，显著性的强度和刚度不仅直接决定商标是否可以注册，还决定了商标权利范围的大小。[ ]就本案而言，“灯影”商标属文字商标，文字商标按其固有显著性的强弱可分为：臆造性商标、任意性商标、暗示性商标和描述性商标。在上述四种文字商标中，臆造性商标、任意性商标、暗示性商标因与指定商品或服务之间没有直接联系，当它们与指定的商品或服务一起使用时，消费者会立即认为它是在标识这一商品或服务的特定出处，即具有固有的显著性，显著性较强。他人只要未经许可，在相同或类似商品上使用相同或近似的商标，即构成商标侵权，一般很少有合理使用的问题。[ ]至于描述性商标，由于其对标识对象的特征直接进行描述，因此构成商标的描述性词汇就具有两层含义：第一层含义用来描述事物的特征，属于公知公用领域；第二场含义用于指示消费者识别商品或服务的来源，属于商标权人的专有权利范围。可见，正是由于描述性商标词汇本身包含了上述两层含义，使得公众在第一层含义上使用描述性词汇的权利理应受到保护，也正是因为这一点，描述性商标就存在被他人正当使用的可能。再加上描述性商标词汇往往具有很强的普适性，直接导致了在上述四种文字性商标中，描述性商标的固有显著性最弱，被他人正当使用的可能性也最大。
从本案来看，被告在其牛肉制品包装上使用了“灯影牛肉”和“灯影牛肉丝”文字，其中的“灯影”既是原告享有商标专用权的商标标识，同时又具有描述商品“其片薄如纸，可透灯影”的基本含义，可见被告所使用的涉案商标具有描述性。也正因为如此，原告所有的“灯影”商标就存在被他人正当使用的可能性。这里需要注意的是，由于“灯影牛肉”和“灯影牛肉丝”被法院认定为商品通用名称，能否依据《商标法》第五十九条第一款关于注册商标专用权人无权禁止他人正当使用商标中含有的本商品通用名称的规定，认定被告使用“灯影”标识的行为属于商标的正当使用？对此，法院认为，商标权人无权禁止他人使用的是包含在注册商标中的通用名称，并非超出注册商标以外的通用名称，也即“灯影牛肉”和“灯影牛肉丝”是商品通用名称并不意味着“灯影”就是商品通用名称。事实上，虽然“灯影牛肉”和“灯影牛肉丝”已成为商品通用名称，但“灯影”至今仍具有“灯光”、“物体在灯光下的投影”的基本含义，相关公众并没有也不可能将“灯影”等同于“灯影牛肉”。[6]因此，被告的行为是否属于商标的正当使用，还需结合其他构成要件作进一步的判断。
2. 行为人对涉案商标标识的使用正当并且出于善意
行为人是否出于善意是判断使用商标标识是否正当的重要标准。不过这里的“善意”与民法上的善意有很大区别。民法上善意与恶意的区分是以行为人是否知道或是否应当知道作为判断依据，而商标法上善意、恶意的界定则是从使用人是否有侵权意图的角度着手的。[7]就本案而言，判断被告是否出于善意正当使用了涉案商标文字，首先要看被告是在词语原有意义上还是在商标意义上使用了“灯影”文字，也即被告对构成商标的描述性词汇是在上述第一层含义还是第二层含义上使用；其次要看被告在使用涉案商标标识时是否清楚地标明了自己的商标，而无搭原告商标“便车”的企图。这就需要对照本案中被告对“灯影”标识的具体使用方式进行分析：
本案中，被告主要采取了2种方式使用“灯影”文字：（1）罐装牛肉片食品。牛肉片为马口铁罐装，在铁罐的腰封处，“灯影牛肉”四字居中，从左至右排列，色彩及大小一致，“灯影”和“牛肉”之间以“川汉子”图文分割。铁罐的盖子处还使用了“灯影”与“牛肉”大小不一致的标注方式。（2）袋装牛肉丝食品。在塑料包装袋的正面显著位置使用了川汉子图文，并标注了“灯影牛肉丝”字样。其具体的使用方式又分为两种，横排位于“川汉子”商标的下方，“灯影”二字大，“牛肉丝”三字小；竖排位于“川汉子”图文商标的右边，“灯影”二字大，“牛肉丝”三字小，且颜色和字体不同。[8]
就第1种使用方式而言，被告是在铁罐的主要位置（腰封处）突出了自己的“川汉子”商标，同时使用了色彩及大小一致的“灯影牛肉”标识。鉴于“灯影牛肉”已成为商品通用名称，并且此处“灯影”与“牛肉”的色彩及大小一致，消费者通常会将“灯影”与“牛肉”结合为一个整体即商品名称来理解，并不存在突出使用描述性商标标识的情形。另外，虽然被告在罐体的盖子处还使用了“灯影”与“牛肉”大小不一致的标注方式，但一般来说，消费者往往更容易或首先关注罐体腰封处的标识，因此这里的标注相对于腰封处的标注并不明显，一般不会导致消费者对此处“灯影”的理解超出该词语原有的含义。综上，可以认定被告是在描述性标识的第一层含义上使用了“灯影”文字，属于《商标法》第五十九条第一款规定的对商品通用名称的使用，原告无权禁止他人行使这一公知公用领域的权利。
就第2种使用方式而言，是在牛肉丝食品塑料包装袋的正面显著位置使用了“川汉子”图文，并标注了“灯影牛肉丝”字样，具体又分为两种使用方式：
一是在“川汉子”商标的下方有横排连续的“灯影牛肉”四字，其颜色和字体相同，但“灯影”二字明显大于“牛肉丝”三字。这里需要注意，由于被告在包装袋的正面显著位置使用了“川汉子”图文，并未在彰显涉案商标标识的同时有意弱化自己的商标；以及“灯影牛肉”、“灯影牛肉丝”已成为商品通用名称，导致原告所有的“灯影”注册商标的显著性明显下降，因此，并无充分依据推定被告主观上具有恶意，事实上法院的判决也认定被告的行为不属于恶意侵权。至于被告的这种使用行为是否正当，则可基于此处的“灯影”二字明显大于“牛肉丝”三字，以及被告并未采取措施以最小化混淆，认定该行为属于对描述性标识的突出使用。最终法院也判定“被告在明知“灯影”系他人享有商标专用权的情况下突出使用这两个字且未附加其他区别标识，没有尽到主动避让的义务，不应当认定为正当使用。”[9]
二是位于“川汉子”图文商标的右边竖排标注有“灯影牛肉”四字，其中“灯影”二字大且特别明显，“牛肉丝”三字又特别小，且二者的颜色和字体均不相同。据此法院认为，消费者如果不是特别注意，看到的只是“川汉子”和“灯影”字样，“牛肉丝”三个字则很容易被忽略。显然，相对于上一种对“灯影”标识的突出性使用，这种方式有在描述性标识的第二层含义上使用“灯影”商标之嫌，因此法院判定这种使用方式“明显超出描述商品特点和消费者可以识别的范围，类似在商标意义上的使用，极易引起消费者混淆，不应当属于正当合理使用。”[10]此外，基于与上一种使用方式相同的原因，也不宜认定被告的这种使用行为出于恶意。
在此需要说明的是，确定行为人是否善意地使用注册商标标识有时还需考虑其他因素，如行为人使用涉案商标标识的行为是否符合同行的商业交易惯例。[11]在美国，法院考虑的因素还包括很多，如被告在商标意义上使用该术语的意图的证据，被告是否曾“试图将这些词注册为商标”，被告相信相关标志是通用性的证据等等。[12]
此外，笔者认为，虽然本案并未涉及，但构成经典商标正当使用的要件还应包括：行为人的使用目的仅限于描述自己的商品或服务。从《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发[2006]68号）第26条的规定来看，构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。另外结合国外立法来看，如美国规定经典正当使用抗辩必须符合的其中一个条件就是：主张正当使用抗辩的当事人必须表明他使用该商标只是为了描述他的商品或服务。
三、启示与建议
对于本案原告来说，虽然被告使用涉案商标标识的行为被法院认定不属于商标正当使用，但法院亦同时判决了被告的行为不属于恶意侵权，其重要原因就在于原告对自己的权利保护存在一定的懈怠和过错，使得“灯影”注册商标因“灯影牛肉”、“灯影牛肉丝”成为商品通用名称而导致其显著性明显下降，并在很大程度上影响了原告索赔要求的全部实现。从这一点来说，企业在经营过程中应注重对自己注册商标显著性的保护，对各种可能危及自身权利的行为及时进行维权，当然，在申请注册商标阶段，通过注册具有较高显著性的商标以预防今后可能面临的侵权行为也是必不可少的。
参考文献：
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[ 1][6] [8] [9] [10]四川省高级人民法院民事判决书(2016)川民终1065号http://wenshu.court.gov.cn/
[2 ] 四川一企业不当使用“灯影”被判商标侵权http://www.ipraction.gov.cn/article/xxgk/dxal/sb/201706/20170600141633.shtml
[3 ][12] 王太平 商标法原理与判例[M].北京：北京大学出版社，2015.
[ 4] 黄晖. 驰名商标和著名商标的法律保护[M].北京：法律出版社，2001.
[5 ] 黄淳. 论我国大陆商标共存的成因与规制[J].重庆师范大学学报：哲学社会科学版，2012(4)．
[7] [11] 宫小汀,曹柯,杜东安. 商标合理使用的法律诠释——以一起网络宣传中商标合理使用案例为视角[J]．重庆理工大学学报:社会科学，2014(10)
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