专利申请中的技术秘密保留问题探讨

      在专利申请实践中，申请人往往会将一些关键技术要点作为技术秘密加以保留。这么做的动机无疑是值得肯定的，有助于申请人在实现经济效益的同时维持其技术上的优势地位，但如果操作不当就会使申请人面临发明创造不被授权或专利权不稳定等风险。事实上，一项高质量的专利申请文件既能满足充分公开的条件并获得专利授权，又能将具有市场竞争力的技术要点作为技术秘密加以保留，从而实现申请人在法律上与技术上对该发明构思的牢固控制，这同时也是体现专利代理人创造性劳动的价值所在。
通常情况下，申请人在专利申请文件中将某些技术要点作为技术秘密加以保留时，需要考虑以下两个问题：
      （一）保留了技术要点的专利申请是否符合充分公开的条件
      充分公开发明或实用新型是专利申请获得授权的必要条件，《专利法》第二十六条第三款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”。其中，《专利审查指南》对说明书的内容应当“清楚”提出了主题明确和表述准确的要求。对说明书内容“完整”的要求则是应当包括有关理解、实现发明或实用新型所需的全部内容，具体又包括三个方面：（1）帮助理解发明或实用新型不可缺少的内容，如有关所属技术领域、背景技术的描述、说明书附图说明等；（2）确定发明或实用新型具有新颖性、创造性和实用性所需的内容，如发明或者实用新型所要解决的技术问题，解决其技术问题采用的技术方案及发明或实用新型的有益效果；（3）实现发明或实用新型所需的内容，如为解决发明或实用新型的技术问题而采用的技术方案的具体实施方式。同时，《专利审查指南》还明确了“所属技术领域的技术人员能够实现”，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，不需要创造性的劳动，就能够再现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。
      因此，申请人在考虑将关键技术特征作为技术秘密保留时，必须要以上述法律规定的充分公开发明或实用新型为前提。结合实践的情况来看，申请人尤其要对以下两种情形引起重视：
      1. 保留技术秘密是否会使所属技术领域的技术人员不能再现该发明创造的技术方案并解决其技术问题。对于因保留关键技术特征而导致本领域技术人员不能再现该发明创造的专利申请，显然是存在未充分公开的实质缺陷，这种情形在发明人自己撰写专利申请文件时较为普遍。而要克服这一缺陷就必须将该关键技术特征补入到专利申请文件中。然而依据《专利法》第三十三条关于“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的规定，此时申请人已不被允许将该关键技术特征补入专利申请文件中，从而必将面临专利申请被驳回的不利后果。
      2. 拟作为技术秘密保留的技术要点是否经过充分检索，保留该技术要点的发明创造是否符合新颖性、创造性要求。虽然发明人对发明创造的现有技术有所了解，但要判断保留了技术要点的发明创造是否具有新颖性及创造性，仍然需要通过专业机构或人员进行充分的检索，在找到最接近的对比文件进行分析对比后，再判断将该技术要点作为技术秘密保留是否会影响发明创造的新颖性与创造性。如果保留技术秘密可能会导致该发明创造不具有新颖性或创造性，此时就要考虑将该关键技术特征在专利申请文件中披露，以确保该发明创造不会因未充分公开而失去授权的可能。对于发明专利申请，至少要将该关键技术特征写入说明书中，否则在实质审查过程中，将会因原始申请文件未公开这一技术特征而导致不能补入到专利申请文件中。对于实用新型专利申请，从维护专利权的稳定性出发，则不仅应考虑将该技术要点写入说明书中，还应该至少写入一项从属权利要求中，以应对今后他人对该专利提出无效宣告请求时，该专利还可以获得维持或部分维持的结果。
      （二）保留该技术要点是否具有实际价值
      一般说来，方法发明中的工艺特征作为技术秘密保留下来要比保留市场上流通产品的结构特征有利。[ ]这是因为市场上流通产品的结构特征很容易被他人了解并模仿，这样的技术特征作为技术秘密保留并无任何实际价值。当然即使要作为技术秘密保留的是结构特征，但如果该产品并不属于市场上的流通产品，也就是说他人在通常情况下是很难得知该结构特征的，还是可以考虑作为技术秘密加以保留。此外，对于很难被他人通过反向工程或其他途径“破译”的技术特征，也可以考虑在专利申请时作为技术秘密加以保留。
总之，对于专利申请中的技术秘密保留问题，需要申请人与专利代理人在有效沟通的基础上，权衡利弊，通过充分的技术检索和高质量的专利文件撰写，以最大限度地实现、维护专利申请人的利益。

参考文献：
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[ ] 吴观乐.专利代理实务[M].北京：知识产权出版社.2009.251.